Лицензионный договор

Лицензионный договор – правовая форма предоставления правообладателем товарного знака прав на этот товарный знак другому лицу.

Также посредством лицензионного патентообладателем договора могут предоставляться другим лицам права на изобретение, полезную модель или промышленный образец .

Лицензионный договор на использование товарного знака

Пока товарный знак не зарегистрирован, он может быть использован любым лицом. Однако с момента регистрации товарного знака никто не вправе использовать его без разрешения правообладателя.

Правообладатель товарного знака, в свою очередь, вправе предоставлять права на товарный знак посредством заключения лицензионного договора.

Сторонами лицензионного договора являются правообладатель товарного знака – лицензиар, и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому предоставляются права на товарный знак – лицензиат.

Следует отличать лицензионный договор от договора об уступке товарного знака. После заключения лицензионного договора лицензиар остается правообладателем товарного знака, он продолжает числиться в качестве такого в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (в Международном Реестре, если товарный знак прошел процедуру международной регистрации).

По лицензионному договору права на товарный знак предоставляются, то есть лицензиар передает часть или все права на товарный знак, при этом оставаясь правообладателем.

По договору об уступке прав на товарный знак права на него передаются, то есть прежний правообладатель теряет таковой статус, и новым правообладателем становится лицо, которому были переданы права на товарный знак, и соответствующие изменения вносятся в Реестр.

Лицензионные договоры подразделяются на исключительные и неисключительные.

По неисключительному лицензионному договору лицензиар может сам использовать товарный знак в пределах и способами, на которые он выдал неисключительную лицензию; лицензиар также может предоставлять аналогичные лицензии иным лицам.

По исключительному лицензионному договору права на использование товарного знака предоставляются единственному лицензиату, и исключается право лицензиара использовать товарный знак и выдавать лицензии любым третьим лицам. То есть при исключительном лицензионном договоре лицензиат получает право монопольного использования товарного знака, и лицензиар дает обязательство никому больше не предоставлять права на этот товарный знак.

Трактовку исключительного лицензионного договора содержит Совместная рекомендация по лицензиям на товарные знаки (рекомендована Постоянным комитетом по товарным знакам, географическим указаниям и промышленным образцам Всемирной организации интеллектуальной собственности).

Рекомендация также выделяет еще один вид лицензионного договора – единственный лицензионный договор, в соответствии с которым права на товарный знак предоставляются единственному лицензиату, лицензиар не вправе предоставлять права на товарный знак третьим лицам, но сам вправе использовать товарный знак.

Лицензионный договор, исключительный и неисключительный, подлежит регистрации в Роспатенте. Если таковая регистрация не была произведена, то договор считается недействительным.

Правила и требования к порядку регистрации лицензионных договоров содержатся в приказе Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Заявление на регистрацию лицензионного договора подается лицензиаром или лицензиатом. Во внешнеэкономической деятельности одно из этих лиц является иностранным. Иностранные лица должны подавать заявку и вести дальнейшие дела по регистрации лицензионного договора только через патентного поверенного , а не самостоятельно.

Для регистрации лицензионного договора необходимо представить:

  • заявление о регистрации договора;
  • документ, подтверждающий оплату пошлины за регистрацию лицензионного договора (размеры пошлин установлены в постановлении Правительства РФ № 793 от 12 августа 1993 года);
  • доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного;
  • свидетельство о регистрации товарного знака (по желанию заявителя);
  • лицензионный договор (в трех экземплярах), листы которого должны быть прошиты и пронумерованы, либо выписка из договора, содержащая существенные условия.

Существенными являются условия, без достижения согласия по которым договор не считается заключенным.
Существенными являются условия (ст. 432 Гражданского кодекса РФ):

  • о предмете договора;
  • названы в законе или ином правовом акте как необходимые для договора данного вида;
  • относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 26 приказа Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 лицензионный договор должен содержать условия, относящиеся к:

  • определению сторон договора (то есть кто является лицензиаром и лицензиатом);
  • предмету договора (номер свидетельства на товарный знак, а если была произведена международная регистрация знака – номер международной регистрации);
  • вид и объем предоставляемых прав (то есть является ли лицензионный договор исключительным или неисключительным);
  • условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Соответственно, в договоре нужно прописать порядок и способы осуществления данного контроля, а также меры, которые могут быть приняты лицензиаром в отношении лицензиата в случае нарушения данного условия.

Хотя в приказе № 64 ничего не сказано об условии о вознаграждении лицензиара за пользование его знаком, в договоре целесообразно прописать размер вознаграждения (так как лицензионный договор является возмездным), способ его исчисления и порядок выплаты.

Сумма вознаграждения может устанавливаться в фиксированном размере. Такое вознаграждение принято назвать паушальным платежом. Однако стороны могут поставить размер вознаграждения в процентную зависимость от прибыли, которую получает лицензиат от пользования товарным знаком. Такой вид вознаграждения принято называть роялти.

Сторонам следует указывать, в отношении всех или части товаров предоставляется товарный знак, а если в отношении части – то в отношении каких именно товаров.

Целесообразно указать, на какой территории лицензиат вправе использовать товарный знак (например, в каких из стран, в которых знак зарегистрирован, или в какой части территории определенной страны), а также срок, на который заключается лицензионный договор.

Лицензиар также может ограничить права лицензиата путем установления в договоре лицензиату запрета заключать сублицензионные договоры с другими лицами.

Лицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца предоставляется при наличии патентов на них.

Патентообладатель вправе сам пользоваться правами на изобретение, полезную модель, промышленный образец, но может предоставить такое право другому лицу путем заключения с ним лицензионного договора.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а лицензиат принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Лицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца может быть исключительным и неисключительным.

По исключительному лицензионному договору лицензиату предоставляется право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.
Например, лицензиату предоставляется право использовать изобретение только для производства определенного вида продукции, а лицензиар оставляет за собой право использовать это изобретение для производства любого вида продукции, кроме той, которую производит лицензиат с помощью данного изобретения.

По неисключительному лицензионному договору лицензиар, предоставляя право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на заключение лицензионных договоров с другими лицами.
То есть лицензиат по данному договору не может рассчитывать на то, что такие же права на такое же изобретение, полезную модель, промышленный образец не будут переданы также другим лицам.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.

Правила и требования к порядку регистрации лицензионных договоров содержатся в приказе Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Заявку на регистрацию лицензионного договора подает патентообладатель (лицензиар).

Во внешнеэкономическом лицензионном договоре либо лицензиат, либо лицензиар является иностранным лицом. Если таковым является лицензиар, то на нем, соответственно, лежит обязанность регистрации лицензионного договора. Он вправе подавать заявку на регистрацию и осуществлять дальнейшие действия только через патентного поверенного .
Если лицензиар является российским лицом, то он вправе не прибегать к услугам патентного поверенного.

Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64 требует наличия в лицензионном договоре следующих условий:

  • определение сторон договора;
  • предмета договора (номер патента, в отношении которого заключен договор);
  • вида предоставления права;
  • объема предоставляемых прав;
  • обязанности лицензиата вносить лицензиару обусловленные лицензионным договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным договором.

Платежи могут устанавливаться как паушальные, так и в виде роялти.

Вознаграждение за пользование изобретением, полезной моделью, промышленным образцом может также устанавливаться не в денежной сумме, а в виде выполнения лицензиатом определенных действий в отношении лицензиара (например, оказания каких-либо услуг).

Возможно сочетание денежных платежей и вознаграждения в виде выполнения действий.

В договоре следует также прописать наличие или отсутствие права лицензиата заключать сублицензионные договоры.

Если патент является международным, то в договоре необходимо определить, в каких странах лицензиат вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, в каких регионах указанных стран (или страны).

Также следует указать срок действия лицензионного договора.